Home » Edukator przedsiębiorcy » Efektywna ochrona znaków towarowych wymaga strategii
Edukator przedsiębiorcy

Efektywna ochrona znaków towarowych wymaga strategii

Magdalena Maksimowska

Rzecznik patentowy, wspólnik i szef Działu Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, www.jwp.pl

Przemyślana strategia zrządzania portfolio znaków towarowych, dostosowana do planów rozwoju przedsiębiorstwa, może okazać się kluczem do zbudowania silnej marki.

Już na wczesnym etapie pracy nad nowym oznaczeniem, warto wziąć pod uwagę zarówno wymogi formalne dotyczące rejestracji znaku towarowego, jak i plany związane z jego używaniem na wybranych rynkach. Należy zwrócić uwagę, aby projektowane oznaczenie posiadało zdolność odróżniającą. Wszelkie znaki niedystynktywne, np. opisujące cechy towarów i usług, są z mocy prawa wykluczone z rejestracji. Jest to wymóg bardzo restrykcyjnie badany przez urzędy patentowe – w tym Urząd Patentowy RP (UPRP) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Jak pokazuje praktyka, duża część opracowywanych oznaczeń ma charakter opisowy, jest informacją o przeznaczeniu czy charakterze danego towaru lub usługi. Tymczasem, przepisy wskazują wprost, że znak towarowych ma być fantazyjny i absolutnie nie może informować w żaden – nawet aluzyjny sposób – o sygnowanych towarach. Główną funkcją znaku towarowego, oprócz reklamowej i gwarancyjnej, jest bowiem oznaczanie pochodzenia pozwalające na odróżnienie produktów i usług jednego producenta od tych oferowanych przez innych uczestników rynku.

Przed zgłoszeniem znaku do formalnej rejestracji i wprowadzeniem do obrotu opatrywanych nim towarów warto upewnić się czy nie narusza on praw osób trzecich. Wykonanie badania znaku towarowego, daje możliwość sprawdzenia czy nie jest on podobny do znaków towarowych już figurujących w rejestrze urzędowym lub używanych na rynku. Pozwoli to na uniknięcie kosztownych postępowań spornych. Ograniczy także zbędne wydatki w przypadku gdyby okazało się, że dane oznaczenie narusza czyjeś prawa i koniecznym byłoby wycofanie z rynku produktów nim sygnowanych.

Znowelizowane przepisy prawa własności przemysłowej zniosły wymóg graficznej przedstawialności znaków towarowych, rozszerzając katalog ich postaci. Kreując markę, oprócz tradycyjnych znaków słownych i graficznych, mamy obecnie do wyboru także znaki 3D, multimedialne, hologramowe, pozycyjne czy dźwiękowe. Ta różnorodność pozwala puścić wodze wyobraźni i poszukiwać zupełnie nowych, fantazyjnych oznaczeń. Nie można jednak stracić z pola widzenia wyżej wspomnianych wymogów formalnych, które obowiązują w stosunku do wszystkich możliwych postaci oznaczeń dopuszczonych do rejestracji. Tym bardziej więc, merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru samej formy oznaczenia przez pryzmat wszystkich aktualnych kryteriów, może stać się strategicznym i zdeterminować powodzenie rejestracji.

Przy tworzeniu strategii ochrony znaków towarowych należy także pamiętać o tym, że prawa z ich rejestracji mają charakter terytorialny. O ochronę oznaczeń trzeba zadbać tam, gdzie firma prowadzi lub planuje sprzedaż swoich produktów. Nie istnieje jedna scentralizowana procedura umożliwiająca uzyskanie formalnej rejestracji znaku towarowego na całym świecie. Często koniecznym jest korzystanie z wielu różnych procedur na raz oraz usług zagranicznego pełnomocnika znającego lokalne realia prawne i praktyczne. Podjęcie współpracy z doświadczonym i sprawdzonym doradcą może okazać się niezwykle pomocne zwłaszcza w trudnych jurysdykcjach.

Aktualnym jest obecnie pytanie o znaki unijne i ich skuteczność na terytorium Wielkiej Brytanii po wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej (UE). Unijne prawa wyłączne udzielone przed 1 stycznia 2021 r. zostały automatyczne sklonowanie do rejestrów Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO). Natomiast w odniesieniu do tych, dla których postępowania zgłoszeniowe przed EUIPO nie zostały zakończone do 31 grudnia 2020 r., konieczne było złożenie wniosku o rejestrację w Wielkiej Brytanii w terminie do 30 września 2021 r.

Właściciele praw unijnych zainteresowani utrzymaniem ochrony także na terytorium Zjednoczonego Królestwa powinni upewnić się czy zostały one skutecznie przeniesione do brytyjskich rejestrów oraz pamiętać o odnawianiu znaków zarówno w EUIPO jaki i w UKIPO. W przypadku zupełnie nowych oznaczeń, w myśl zasady terytorialności znaków towarowych, trzeba uwzględniać Wielką Brytanię jako osobną, niezależną od UE jurysdykcję.

Efektywna strategia ochrony znaków towarowych nie kończy się na uzyskaniu prawa ochronnego. Prawo to trwać może co do zasady nieskończenie długo, ale należy je regularnie odnawiać, tj. opłacać kolejne okresy ochrony – w Polsce i UE co dziesięć lat. W tym przypadku, Ustawodawca w jednej z ostatnich nowelizacji Ustawy Prawo własności przemysłowej, wyszedł naprzeciw właścicielom zarejestrowanych znaków towarowych sprowadzając odnowienie prawa ochronnego wyłącznie do obowiązku uiszczenia w terminie stosownej opłaty urzędowej bez konieczności składania wniosków formalnych do UPRP.

Po uzyskaniu ochrony wyłącznej warto stale monitorować swoje prawa, aby nie dopuścić do naruszeń i utraty korzyści wynikających z ich posiadania. Celem prawidłowo prowadzonego monitoringu jest ujawnianie wszelkich późniejszych kolizyjnych oznaczeń w interesujących uprawnionego jurysdykcjach. Pozwala to na szybką reakcję i zablokowanie konkurencyjnych znaków.

Strategia ochrony znaków towarowych powinna uwzględniać także aspekt ich używania na rynku, w tym m.in. w odniesieniu do postaci i sposobu umieszczania na produktach będących w obrocie. Należy podkreślić, że nieużywane znaki towarowe mogą zostać wygaszone przez innych uczestników rynku. W celach procesowych warto zatem gromadzić dowody używania znaków towarowych.

Znaki towarowe tak jak inne prawa wyłączne stanowią składnik aktywów przedsiębiorstwa. Firma może korzystać z oznaczeń we własnej działalności, ale mogą być one także przedmiotem licencji, sprzedaży czy zastawu i źródłem dodatkowych przychodów. Tutaj także pojawia się miejsce do pracy strategicznej w zakresie, np. formułowania postanowień umowy licencyjnej, wynikające chociażby z faktu, iż znowelizowana Ustawa Prawo własności przemysłowej zwiększyła uprawnienia licencjobiorców, m.in. w przypadkach dochodzenia naruszeń.

Jak widać właściciele znaków towarowych muszą pomyśleć o wielu kwestiach i wykazywać się aktywnością zarówno na etapie uzyskiwania jak i korzystania z praw. Przemyślana strategia to klucz do efektywnej ochrony znaków towarowych, która wspierać będzie rozwój firmy, dawać przewagę rynkową i finansowy sukces.

Więcej o ochronie praw własności intelektualnej

Next article